太原钢城企业公司第二金属制品厂诉张景禄专利实施许可合同纠纷案
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时间：2017-01-18 16:01:12
太原钢城企业公司第二金属制品厂诉张景禄专利实施许可合同纠纷案
原告：
太原钢城企业公司第二金属制品厂。地址：
太原钢铁公司院内。
法定代表人：
刘文生，厂长。
被告：
张景禄，男，４８岁，包头钢铁公司工程师，住内蒙古自治区包头市昆区少先２０－１２－６５号。
张景禄在停薪留职期间，研制了一种炼钢用的新型“金属陶瓷吹氧管”。该产品与普通金属吹氧管相比，具有耐高温、抗氧化、强度高以及使用寿命长等优点。１９８５年９月２５日，张景禄对该项产品提出专利申请。１９８６年７月３０日，国家专利局发出公告，公开了该项专利申请，专利申请公开号为８５１０７２０５。１９８７年６月１日，张景禄与太原钢城企业公司第二金属制品厂（以下简称制品厂）签订了一份专利生产权转让协议。协议约定：
制品厂购买张景禄的“金属陶瓷吹氧管”发明专利生产权，一次性付给张景禄专利费１０万元；张景禄负责技术交底、生产工艺指导、工人技术培训等，并确保产品质量达到普通金属吹氧管使用寿命的６倍以上，如达不到６倍，张景禄将专利费如数退还给制品厂。在双方签订的协议和张景禄向制品厂提供的有关材料中，均将当时仅公开了专利申请尚未正式授予专利权的“金属陶瓷吹氧管”发明技术称为专利技术，将专利申请的公告号称为专利号。
协议签订后，制品厂当日付给张景禄专利费８．４万元，代交个人收入调节税１．６万元。张景禄也按协议约定对制品厂工人进行了技术培训，向制品厂提供了《金属陶瓷吹氧管可行性报告》和《ＡＧ－４型、ＡＧ－６型金属陶瓷吹氧管使用说明书》等技术资料，并亲自指导了三次试验。由于试验方法不规范，三次试验结果各不相同。第一次试验结果，“金属陶瓷吹氧管”的使用寿命为普通金属吹氧管使用寿命的４．４１倍；第二次试验结果为２．２６倍，第三次试验结果为８．２８倍。由于三次试验结果不一致，厂方遂对该项技术产生怀疑，经向专利管理部门咨询，得知该项技术并未经国家专利局授予发明专利权，只是一般技术。于是，厂方以张景禄将专利申请公告号称为专利号，将一般技术作为专利技术转让，属欺诈行为；并以该产品的使用寿命达不到协议约定的普通金属吹氧管的６倍以上为理由，于１９８７年９月２３日起诉到太原市中级人民法院，请求解除协议，要求张景禄返还已付费用，赔偿因此所受的一切损失。
审判
太原市中级人民法院受理此案后，首先就专利技术转让问题向国家专利局进行了咨询。１９８７年１０月１４日，国家专利局法律事务部在复函中称：
“申请人对其申请专利的发明创造是可以转让的，但是在没有获得专利权以前，他只能以非专利技术或正在申请专利的发明创造进行转让，而不能以已经获得专利的发明创造的名义进行转让。”据此，太原市中级人民法院经过审理认为：
原、被告双方对未授权的一般技术作为专利技术转让，是因为主观上对标的物的误解而酿成的，双方对此均有一定责任。被告张景禄将一般技术按专利技术转让，将专利申请公告号称为专利号，显系不当，对酿成纠纷应负主要责任。但被告张景禄所转让技术确属智力劳动成果，且在协议签订后能够按照协议的约定，为原告方培训工人，指导试验，付出了一定的劳动，应得到一定的报酬。根据《中华人民共和国民法通则》
第五十九条第二款、
第六十一条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法（试行）》
第一百一十一条的规定，太原市中级人民法院于１９８９年５月１５日作出如下判决：
一、原、被告１９８７年６月１日所签金属陶瓷吹氧管发明专利生产权转让协议为无效协议。二、被告应得发明技术报酬１万元，其余所收原告专利费７．４万元，应在本判决生效后１０日内一次性返还原告。逾期加付每日万分之三滞付罚金。
一审判决后，张景禄以“金属陶瓷吹氧管”的使用寿命已达到协议规定的普通金属吹氧管使用寿命的６倍，在签订“金属陶瓷吹氧管生产技术转让协议”时，已向制品厂说明该项技术正等待国家专利局发证等为理由，上诉于山西省高级人民法院。
山西省高级人民法院经审理认为：
张景禄将等待发证的专利技术作为已获专利权的技术进行转让，是不妥的。一审法院认定双方签订的“金属陶瓷吹氧管”专利技术转让协议为无效协议，是正确的。从双方进行的三次试验情况看，其中第三次试验，金属陶瓷吹氧管的使用寿命达到普通金属吹氧管使用寿命的８．２５倍，可以认定达到了协议规定的６倍的要求。并且上诉人在技术转让过程中，确实付出了劳动。根据《中华人民共和国民事诉讼法（试行）》
第一百五十一条第一款第（二）项的规定，山西省高级人民法院于１９９０年８月２６日作出如下判决：
一、维持太原市中级人民法院关于协议无效的判决；二、制品厂付给张景禄的８．４万元转让费，双方按４：
６的比例划分，张景禄应得发明技术及劳动报酬５万元；剩余３．４万元由张景禄接到判决后二十日内一次退还给制品厂，逾期不退按银行规定罚滞纳金。
二审判决后，张景禄仍不服，提出再审申请，其理由是：
１９９０年５月３０日（即二审期间），金属陶瓷吹氧管发明技术被国家专利局正式授予发明专利权，金属陶瓷吹氧管属专利产品，且试验结果，其使用寿命也已达到普通金属吹氧管的６倍以上，双方应当按原协议执行，不应再退专利费。
山西省高级人民法院经再审查明：
“金属陶瓷吹氧管”于１９８５年９月２５日申请专利，１９８６年７月３０日国家专利局发出公告，公开了该专利申请，１９９０年５月３０日被正式授予专利权。双方所订协议是在专利申请公开后专利权授予前签订的。签订协议后，双方进行了３次试验，但由于试验方法不规范，３次试验结论差距较大，其中第３次试验，金属陶瓷吹氧管的使用寿命达到普通金属吹氧管使用寿命的８．２８倍。
基于上述事实，山西省高级人民法院认为：
“金属陶瓷吹氧管”发明技术最终被国家专利局授予专利权，说明该项技术是可信的。所以，双方在专利申请公开后签订的协议，应视为有效协议，依照专利实施许可合同执行。制品厂在一审起诉中称“该产品的使用寿命未达到普通金属管的６倍以上，违反了协议规定”，因三次试验均不规范，不予认定。据此，山西省高级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十九条第一款第（二）、（三）项，《中华人民共和国技术合同法实施条例》
第七十九条第二、三款之规定，于１９９２年７月２７日判决：
一、撤销原一、二审判决。二、张景禄与制品厂所签技术转让协议为有效合同，视为专利实施许可合同。三、驳回制品厂的诉讼请求。
评析
本案情况比较特殊，表现在：
它既不属于一般的技术转让合同纠纷，也不能完全等同于专利实施许可合同纠纷，而是介于两者之间。因此，在实践中处理这类纠纷时，常常会产生不同意见，从而导致不同的判决结果。此案经过一审、二审、再审后才最终定案，就充分说明了这一点。纵观三次判决，应当认为，再审判决是正确的。理由是：
第一，张景禄与制品厂在专利申请公开后，正式授权前签订的技术转让协议应视为有效协议。理由有两点：
其一，作为一项技术成果，不论是否申请专利，不论专利申请是否公开，也不论是否已获得专利权，均可进行有偿转让。对此，法律是有明确规定的。但是，如果被转让的技术是在申请专利期间转让的，则要注意到是在什么阶段转让的。因为，在不同的阶段转让，技术合同的性质和适用法律是不同的。在专利申请提出以后、专利申请公开以前订立的技术转让合同，只能按一般技术转让合同来认定，适用非专利技术转让的有关法律规定；在专利申请公开以后批准以前订立的技术转让合同，则应参照专利实施许可合同的有关规定执行。对此，《技术合同法实施条例》
第七十九条规定：
“专利申请提出以后、公开以前，当事人之间就申请专利的发明创造所订立的技术转让合同，适用有关非专利技术转让合同的规定。……专利申请公开以后，原合同参照专利实施许可合同的有关规定。专利申请被批准以后，原合同即为专利实施许可合同，适用有关专利实施许可合同的规定。”本案中，当事人双方之间的“金属陶瓷吹氧管”发明技术转让协议，是在专利申请公开以后签订的，而且该项专利申请已在二审期间被正式批准，因此，该转让协议应当视为专利实施许可合同。原一、二审认定该项协议无效，主要是只看到该项发明技术在未获专利权之前即以专利发明技术的名义签订转让协议，而忽略了该协议是在专利申请公开以后、批准以前这一特殊阶段签订的事实，因而造成适用法律的错误。因此，再审撤销一、二审判决，认定双方所订协议有效是正确的。其二，该协议签订过程中不存在欺诈行为。本案中，由于“金属陶瓷吹氧管”发明技术处于专利申请公开以后、批准以前的特殊阶段，虽然双方在签订协议中误将该项尚未获得专利的技术当作专利技术，将专利申请公告号当作专利号，但是综观全案，一方面双方对此均有责任，另一方面双方并未因此误解而蒙受损失，该项技术又于二审期间获得专利权。因此，双方只存在误解问题，且该误解因转让的技术获得专利权而消除。这表明并不存在欺诈问题，不能据此认定该技术转让协议无效。
第二，厂方所诉质量问题，因证据不力，不予支持。要正确认定产品质量是否达到协议规定的标准，必须采用双方共同认可或双方明确约定的验收标准。因此，在订立技术转让合同时，不仅对质量指标应作出明确规定，更重要的是还要对验收项目、验收时所采取的评价、鉴定和其他考核办法等作出明确约定。本案中，双方仅在协议中规定“转让产品质量达到普通金属吹氧管使用寿命的６倍以上”，而对具体试验鉴定方法未作明确规
